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客户问题:
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“杨律师您好，我是本地一名经营连锁火锅店超过40年的商人。我们的火锅店一直使用“一家人火锅”作为品牌招牌，在本地市场拥有一定知名度与稳定顾客群。然而，这个商标我一直未曾正式注册。
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大约一年前，我与一位长期合作的生意伙伴因经营理念不合而分道扬镳。不久后，他开设了自己的火锅店，并使用了极为相似的名称——“一家火锅”，明显有意混淆消费者，借此攫取我们的市场份额。
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近日，我收到他律师发出的信函(Cease & Desist Letter)，声称他们已成功注册“一家火锅”作为商标，并要求我立即停止使用“一家人火锅”这一品牌名称，否则将提起商标侵权诉讼并追讨赔偿。
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请问，在我未注册商标的情况下，是否仍可主张对“一家人火锅”的合法使用权？我是否有机会反击，并要求对方赔偿因恶意抢注所带来的损失？恳请给予相关法律意见，谢谢！”
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答案:
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1. 在马来西亚，《2019年商标法令》（Trademarks Act 2019）确立了注册商标的专属权利。一旦商标完成注册，注册人即被推定为该商标的合法拥有人（prima facie legal owner）。
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2. 若商标尚未注册，其实际拥有人仍可根据普通法的“假冒侵权”原则（common law of passing off）主张权利并对侵权者提起诉讼，即使对方已完成商标注册。
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3. 简单而言，passing off 是指某人未经授权，恶意使用他人已有的品牌、名称、包装或商誉，从而误导公众产生两者存在关联的误解，以获取不正当利益。Passing off 的核心基础是马来西亚采纳“先使用优先”（first-to-use）原则，意味着最先在市场中使用该标志者拥有其权利。
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4. 马来西亚，构成 passing off 须符合以下三大要素：
- 第一，Goodwill / Reputation（商誉）
拥有人必须证明他的生意在某个名字、标志或产品外观上已经建立了一定程度的商誉或市场认知度。 - 第二，Misrepresentation（虚假陈述 / 误导行为）
拥有人需证明对方的行为足以误导公众，让人以为他们的产品/服务与拥有人的品牌有关联。 - 第三，Damage（损害
侵权者的行为导致拥有人实际或潜在的商业损失，例如顾客流失、品牌形象受损等等。
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5. 然而，passing off 证据门槛(evidential burden)十分高，在执行中会牵涉好几个程序复杂的法律救济程序。 如，通常需在高等法院提起诉讼，并同一时间申请禁止令（injunction）要求对方在诉讼期间停止使用该标志。
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6. 此外商标拥有人也可能需要向商标产权局提出异议（如在公布期间），并同步提交自己的商标注册申请，达致“普通法诉讼 + 注册商标”的双重保护。
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7. 为了证明自己才是该商标的真正拥有者，权利人也需要收集完整的使用证据，例如：营业执照、门店照片、广告资料、社交媒体宣传内容、顾客评价、媒体报道、历年营业额数据等等提交给法庭进行判定。
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8. 即使法庭裁定对方构成Passing Off，真正的权利人仍需举证证明其因该行为所遭受的实际损失，而这往往难以计算。
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9. 因此Passing off 案件通常面临举证困难、耗时较长等问题。为避免后续争议及高额法律成本，我们通常建议客户尽早完成商标注册，以确保其品牌获得全面法律保护，提前防止面对以上难题。
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10. 以上是我们今天想要跟读者分享关于passing off的法律，如果你想要了解更多关于马来西亚注册商标以及维权的信息，您可以联系我们的WhatsApp: https://wa.link/q3kmv5
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